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なぜセカンドオピニオンが必要か?

第三者の客観的な意見が重要な場合

治療内容について主治医以外の医師にセカンドオピニオンを求めることはよくあります。これにより、主治医に全て任せることはせず複数の医師から意見を聞くことで、自ら考えて納得感のある治療を選択することができます。このような客観的意見が重要であることは、知財分野でも当てはまります。

特に特許の場合、以下のケースではセカンドオピニオンを積極的に集めることが重要です。

  1. 複雑な発明(特に分散システム)の場合

    アイデアを特許法上の“発明”に昇華させるのは弁理士の仕事です。しかし、依頼した弁理士が予期せぬ“発明”に作り変えてしまった場合、他社に対して権利行使が困難な権利になる場合があります。

  2. 社内で品質チェックができない場合

    特許出願の際に最も重要な「請求の範囲」と、それに付随する「明細書/図面」の記載内容は個々の弁理士により大きく異なります。上手な人だけでなくそうでない人も多くいます。上手でない人に作成された書類の評価を社内でできない場合、権利行使の際に不備を付かれやすい権利になってしまいます。

複雑な発明(特にシステム)の場合

サーバとユーザー端末が協働してシステムを構築する場合、サーバとユーザー端末とで処理を分散して実行するケースがあります。この場合、サーバ及びユーザー端末のいずれか一方の処理のみに着目した請求項を作成すると、権利行使先の特定が困難になります。

以下の分散システムの例では、サーバがユーザー端末からデータを取得し、データを一部加工してユーザー端末に出力しています。ユーザー端末は、サーバにより一部加工されたデータをさらに加工し、ディスプレイに表示しています。このとき、以下のような請求項だと、サーバの運営者に対してもユーザーに対しても権利行使が困難になります1,2

分散システムの例

そこで、サーバ単体と、ユーザー端末に所定の機能を実現させるプログラムについて権利化することが有効です3。これにより、サーバを運営する者や、ユーザー端末にプログラムを提供する者に対して権利行使が成功する可能性が高まります。

近年のサービスは増々高度になっており、弁理士によっては最新の実務をキャッチアップできていないことがあります。このような状況の中で実効性の高い権利を取得するためにも、セカンドオピニオンの重要性が高まってきております。

社内で品質チェックができない場合

スタートアップや中小企業など、社内に知財担当者がおらずに弁理士からの納品物の品質をチェックすることが困難な場合があります。このようなお客様ばかりを担当している弁理士の場合、様々な仕事を任せて頂けるのでやりがいを持って仕事に取り組める一方、お客様からの品質に対するフィードバックを受ける機会がないために、品質の向上に対する外圧が働かなくなります。その結果、仕事の質が進化せず、無意識のうちに品質を下げて納品してしまう可能性があります。

このような状況が構造上発生するために、セカンドオピニオンは重要です。

IPXでは、社内で品質チェックができないお客様も多くおりますが、大企業等の品質チェックが厳しいお客様も多くおります。これらのお客様に鍛えていただき、日々品質向上に努めております。

1. 特許権の侵害となるためには、原則として請求項の構成要件の全部を1の主体が実施する必要があります
2. 実際問題として、エンドユーザーに対して権利行使することは考えにくいです
3. 実際には特許性の問題や、サーバ又はユーザー端末が外国に存在する場合等、様々な事情を考慮する必要があります

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